Спор по доменному имени

           В производстве Арбитражного суда города Москвы находится гражданское дело № А40-208235/2019 по нашему иску - о защите исключительных прав.
          В частности, мы просили: Признать преимущественное право нашего клиента по Свидетельству на товарный знак в доменном имени rta.ru/. Запретить компании DATAHOST LTD использовать обозначение «RTA», сходного до степени смешения с товарным знаком по нашему Свидетельству в доменном имени rta.ru в сети Интернет; Взыскать с компании DATAHOST LTD (ДАТАХОСТ ЛТД.) компенсацию за незаконное использование товарного знака РТА в доменном имени rta.ru в размере 1,00 рубля.
         Арбитражный суд города Москвы, рассмотрев наше исковое заявление удовлетворил наши требования. Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции в силе.
28 ноября 2018 г. Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала исключительное право на использование ООО «РТА» комбинированного товарного знака, в состав которого входит словесная часть, а именно «РТА».
 
      14.05.2019 на основании сведений, полученных с WHOIS-сервиса о доменах, нам стало известно о незаконной регистрации домена RTA.RU. 

14.05.2019 в форме электронного письма в адрес Истца поступило коммерческое предложение о покупке домена RTA.RU за 500 000 рублей 00 копеек, что подтверждает намерение администратора доменного имени исключительно получить прибыль по его перепродаже законному правообладателю товарного знака или иным лицам, которые предложат более высокую цену.

С нашей стороны были направлены Адвокатские запросы о предоставлении документов и сведений с просьбой предоставить информацию о полном наименовании (имени) администратора и его местонахождении (месте жительства) в отношении домена RTA.RU, сходного до степени смешения с товарным знаком «РТА». 

21.06.2019 с нашей стороны для обеспечения доказательств был осуществлен нотариальный осмотр сайтов.
Согласно протоколу осмотра сайта, администратором доменного имени RTA.RU являлось физическое лицо PRIVATE PERSON. 
Согласно протоколу осмотра сайта http://rta.ru на указанном сайте были опубликованы рекламные ссылки на сторонние сайты.  
27.06.2019 в адрес Истца поступил ответ на адвокатский запрос с указанием сведений об ином администраторе доменного имени RTA.RU: Юридическое лицо DATAHOST LTD
В связи с нарушением исключительных прав нашего клиента, как правообладателя товарного знака, в адрес нарушителей были направлены претензии о прекращении нарушения исключительных прав, путем прекращения права администрирования доменного имени RTA.RU в добровольном порядке и передачи Истцу права администрирования доменного имени "RTA.RU". 
В адрес регистратора было направлено Заявление об установлении досудебных ограничений на действия с доменными именем rta.ru согласно требованиям Положения «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах», являющегося приложением к Правилам регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ. 
Регистратор удовлетворил наше ходатайство и установил досудебное ограничение на действия с доменным именем. Впоследующем при подаче искового заявления, с нашей стороны было подано ходатайство о принятии обеспечительных мер со стороны суда, суд удовлетворил наше ходатайство.
   В рамках судебного заседания с нашей стороны было проведено экспертное исследование, согласно заключению эксперта:
1. Обозначение доменного имени rta.ru, является сходными до степени смешения со словесным охраняемым элементом «РТА» товарного знака со словесным элементом «РТА РОССИЙСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ АГЕНТСТВО».
2. Существует угроза введения в заблуждение потребителей услуг Общества, правообладателя знака по свидетельству и правообладателя отличительного элемента «РТА» его фирменного наименования,.

Согласно выводам лингвистической экспертизы: 
Обозначение доменного имени rta.ru является сходным до степени смешения со словесным элементом «РТА» товарного знака со словесным элементом «РТА РОССИЙСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ АГЕНТСТВО».

Нам удалось доказать, что доменное имя rta.ru имеет явное звуковое и смысловое сходство с товарным знаком «РТА», исключительное право на использование которого зарегистрировано за нашим клиентом, и, соответственно, при его использовании возникает вероятность смешения. 

Нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе регистрация доменного имени исходя из целей такой регистрации.
В связи с неправомерным осуществлением прав администрирования DATAHOST LTD доменным именем, схожем до степени смешения с принадлежащим Истцу товарным знаком, нарушаются законные права и интересы правообладателя. 
В соответствии с пунктом 3.1.3 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ - пользователь (администратор) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями. 
Согласно пункту 3.1.4 Правил в целях предотвращения возможных нарушений пользователю (администратору) рекомендуется перед подачей заявки убедиться в отсутствии сходных с регистрируемым доменным именем товарных знаков, фирменных наименований, другой интеллектуальной собственности, наименований некоммерческих организаций и государственных органов.

Осуществление прав администрирования доменным именем RTA.RU со стороны компании DATAHOST LTD приводило к невозможности использования нашим клиентом принадлежащего ему товарного знака «РТА» путем его указания в доменном имени, то есть по сути, к невозможности использовать объект интеллектуальной собственности в виде средства индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, в данном случае в сети Интернет. 
Таким образом, действия нарушителя по настоящему делу - по факту администрирования доменного имени rta.ru нарушают действующее законодательство Российской Федерации и международное законодательство о защите интеллектуальной собственности, т.к. одним    из    правомочий    правообладателя    в    отношении зарегистрированного товарного знака является возможность использовать товарный знак в доменном имени. 
В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене. RU и.РФ, утвержденными Координационным центром национального домена сети Интернет (в редакции от 20.09.2012), пользователь самостоятельно выбирает доменное имя и несет ответственность за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями. 
По данным глобального держателя реестра доменных имен в сети Интернет IANA, администратором национального домена верхнего уровня .RU является Координационный центр национального домена сети Интернет (Координационный центр). По сути, это регулятор российского сегмента сети Интернет. Утвержденные Координационным центром Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ включаются в типовые формы регистраторов с пользователями как часть соглашения между регистратором и администратором домена (п.2.2 указанных правил). Согласно обязательным для администраторов Правилам регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ (п.3.1.4.), «в целях предотвращения возможных нарушений пользователю рекомендуется перед подачей заявки убедиться в отсутствии с сходных с регистрируемым доменным именем товарных знаков,  фирменных наименований, другой  интеллектуальной собственности, наименований некоммерческих организаций и государственных органов».
 Координационный центр, являясь по сути регулятором российского сегмента сети Интернет, ориентирует администратора на добросовестный выбор доменного имени. DATAHOST LTD пренебрег этим предупреждением и заключил договор на использование домена, имя которого совпадает с охраняемым законом средством индивидуализации, чем создал препятствия для правомерного использования этого имени правообладателем товарного знака RTA. 
Согласно данным Отчета "Доменные имена и товарные знаки в Рунете" (по результатам аналитического исследования состава и соотношения множеств зарегистрированных на территории РФ товарных знаков и зарегистрированных доменных имен в доменах верхнего уровня .RU, .РФ), подготовленному Координационным центром, компания DATAHOST LTD входит в ТОП-10 юридических лиц, на которых зарегистрировано самое большое количество доменных имен в зоне .RU (п. 12 Основных выводов к Отчету). 
По данным Отчета регулятора российского сегмента Интернета, на Ответчика оформлено 9204 (девять тысяч двести четыре) доменных имени (он является администратором). 
При этом компания DATAHOST LTD, как следует из материалов судебных дел по спорам с правообладателями, никакой хозяйственной деятельности не территории РФ не ведет и никогда не вела. 
В Справке по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4, предложены критерии добросовестности Ответчика, которые (по мнению Истца), применимы в рассматриваемом споре. «3. По спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи lO.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев    при    регистрации    и    использовании    (администрировании, делегировании и другим действиям) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), в том числе в ее параграфах 4(a), 4(b) и 4(c).». 
Согласно Определению Верховного Суда РФ от 31 июля 2017 г. N 305-ЭС17-7015, организация переадресации само по себе является противоправным использованием чужого товарного знака.
 На данный момент, мы ждем, когда появится полная мотивировочная часть Постановления 9 Арбитражного Апелляционного суда по настоящему делу, для подачи оригинала судебного акта с отметкой о вступлении в законную силу регистратору и перерегистрации доменного имени на нашего клиента.